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对分案申请内容的审查及其给说明书撰写带来的启示(二)
2016年05月24日 发布人:喜发小编

对分案申请内容的审查及其给说明书撰写带来的启示(二)

文/汤国华


在前文中,介绍了当前审查实践中对分案申请内容超范围的审查原则并引入了一个实例来说明,今天介绍分案申请超范围的具体情形以及给最初专利撰写带来的启示。

3.  当前分案申请审查的现状

当前中国专利局对分案申请的内容是否超出原申请的审查是以专利法第33条对修改超范围的审查原则进行的。

下述两种情形通常会被认为超出了原始公开的范围:

1)由于说明书中记载的内容往往非常具体,一旦对这些具体内容进行概括(或者舍弃一部分技术内容)而形成新的技术方案(分案权利要求),只要概括的内容不曾独立且完整的记载于说明书中,该技术方案往往会因超出了原申请记载的范围而被驳回;

2)即使分案申请的某个技术特征在原说明书中有完整的记载,但是作为该分案权利要求的技术方案作为一个整体没有在说明书中有完整记载而仅仅是说明书中描述的某个具体实施方式中的一部分(且该具体实施方式中还包含其他技术特征),因此仅仅由该技术特征形成的技术方案也会被认为超出了原说明书记载的内容而被驳回。

因此,在实践中,如果分案申请的权利要求不是原申请被删除的权利要求所请求保护的技术方案(即未曾以权利要求的形式记载于原申请中)、而是原申请说明书中一个未曾完整记载过的技术方案,那么这种分案申请是很难通过的。

另外需要提及的是,“是否得到说明书支持”和“是否超出原范围”是两个不同的概念,对说明书的具体技术内容加以概括,这种概括有可能得到说明书的支持,但也因为这种概括的范围比说明书中的具体内容的范围要大,而超出了原说明书记载的范围。对申请文本修改的要求,不是“得到说明书支持”而是“不得超出原始记载的范围”。

4.    应对分案申请的建议

对申请文本(包括说明书和权利要求书)的修改、以及所基于原申请的分案申请的内容都必须以原申请的说明书和权利要求书为依据。对于分案申请时提出的新的权利要求而言,其是否完整的记载于原说明书或者权利要求书中往往成为审查是否超范围的关键。

在上面的案例中,如果申请人希望对说明书中某特定技术特征提出分案,且希望满足分案的内容没有超出原说明书和权利要求书的范围,则必须将该特定技术特征所属的技术方案作为一个整体完整的提出,也就是,将说明书描述的具体实施方式的内容作为一个完整的技术方案(权利要求)提出。但是,显然,这种权利要求的保护范围是非常小的,保护基本上失去了其意义。

为避免上述这种情形,在撰写首次申请的说明书时,笔者认为下面几点需要关注:

1)对于包含了多个技术特征的技术方案而言,如果其中某些特征不是实现技术方案所必须的,则应当尽可能考虑这些技术特征的不同的组合方式,这些组合方式所构成的技术方案将限定不同的范围,并且最好以权利要求的形式记载于权利要求书或者说明书中;

2)对于包含了多个技术特征的技术方案而言,如果这些技术特征共同构成了完整的技术方案(即实现技术方案所必须的),则应当考虑如下的独立的技术方案(或者实施方式):以其中的一个特征为重点(作为区别特征)具体描述,而对其他特征(以现有技术水平)概括描述。这样形成的多个技术方案将限定不同的范围,并且最好以权利要求的形式记载于权利要求书或者说明书中。

5.    总结

    虽然专利法对于一件专利申请包含了两个以上发明、但是最初申请时只请求保护其中一个发明的情况,给予了分案申请这一救济措施,但是如果另一项发明没有以权利要求书的形式予以概括,则在后来提出分案申请时遇到保护范围过小或者修改超范围的尴尬境地。因此,在撰写最初的申请文件(说明书、权利要求书)中,应当对存在分案可能的其他发明以概括的形式(即权利要求的形式)予以记载。


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