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アメリカの連邦商標を如何に登録し維持するか
2016-06-21 発表者:喜发小編

アメリカの連邦商標如何に登録し維持するか

 


現在、ますます多くの中国企業が中国本土市場での事業を大いに発展させ、強化すると共に、海外市場への進出計画も積極的に考えている。海外市場において、アメリカ市場はその容量が大きく、受け入れのキャパシティーが広く、法治化されているため、一貫して中国企業の注目を浴びている。アメリカ市場への進出過程において、如何に効果的に商品・役務の出所を区別する商標の基本的機能を保護し、一歩一歩ブランドのイメージを作りながら信用を積み上げるかは、中国企業が直面する最も重要な問題の一つだが、アメリカの連邦商標を登録し且つ維持することは、当該問題解決の一助となる。

中国の商標登録者がアメリカに商標を登録する場合、2種類のルートがある。1つ目は「連邦商標法」(Lanham Act、「ランハム法」ともいう)の規定に基づいて直接アメリカ合衆国特許商標庁(The United States Patent and Trademark Office,略称「USPTO」)に対し商標出願を行う方法で、2つ目は「標章の国際登録に関するマドリッド協定議定書」(略称:マドリッド協定議定書)の規定に基づいてマドリッド商標国際登録を出願し、且つ当該登録の保護指定国の範囲をアメリカまで延長する方法である。

実務において、保護指定国の範囲をアメリカまで広げたマドリッド商標国際登録出願人はUSPTOから拒絶理由通知(Office action)が発行されることがよくあり、これは商標出願者に一定の不便を招く。このような問題が起こる原因は、アメリカがマドリッド同盟に加入した際、マドリッド協定議定書の幾つかの条項について意見を留保したり声明を出したりしたためで、マドリッド商標国際登録出願の幾つかの要件の審査時には、特に商品・役務の項目の審査において、主に「連邦商標法」の関連規定を根拠とするからである。

従って、中国の商標出願人がアメリカ一国においてのみ商標登録出願をしようとしているのであれば、費用の節約から考えても、或いは便宜上も、筆者は直接USPTOに登録出願する方法をお勧めする。本稿では、この方法について論ずる。

 

一、アメリカの商標行政機関

USPTOはアメリカ商務部に帰属する連邦政府機関であり、主にアメリカの特許と商標の授権審査を行っている。

商標について言えば、USPTOは商標登録の出願審査を担当しており、出願商標がアメリカ連邦商標登録の関連要件を満たすかどうかを判断する。USPTOは商標登録出願の流れについての一般的な問題にのみ回答し、法律に関する意見的性質をもった情報は一切提供せず、商標権行使の如何なる手続(例えば、各級の裁判所の訴訟手続、アメリカ国土安全保障省に帰属する税関・国境取締局の商標保護手続等)にも参与及び協力をしない。

 

二、商標登録出願

(一)出願の提出方法

1USPTOは以下の2つの商標登録出願の提出方法を採っている。

インターネットを利用して商標電子出願システム(Trademark Electronic Application System、略称「TEAS」)から出願する。初回の主登録簿(Principal Register)への商標登録出願の場合、TEASTEAS PlusTEAS Reduced Fee (TEAS RF)TEAS Regularという三つの具体的な形式に分かれている。TEAS Plusは類別ごとの商品・役務について最低の出願費用を提供しているが、最も厳格な出願要件を満たさなければならない。

書面による提出方法

2従来の紙ベースの提出方法に比べて、TEASでの出願の提出方法には下記のメリットがある。

早いフィードバック。出願をしたら、USPTOから直ちに電子メールで出願提出の初歩的な受領書が送信されて来る。当該受領書には出願番号や基本的な出願情報が記載されている。

低費用。TEASでの出願に対してUSPTOが徴収する出願費用は紙ベースでの出願より安い。

24時間対応。出願人は基本的に年中いつでもTEASを通じてUSPTOに出願することができる。

 

(二)出願に必要な情報

USPTOへの商標登録出願には、通常下記の情報を提供しなければならない。

1出願人の名称。

2連絡先の氏名及び住所。

3商標の図面。

4商品・役務項目。

5出願の基礎。

6商標の使用証明(「取引上の使用」に基づく出願)。

7署名。

8出願費用

 

(三)「商標の図面」について

USPTO提出する商標面は標準文字図standard character drawing特殊形式図special form drawingという2種類けられる

標準文字図面には如何なる設計要素(図形部分又はアルファベット/数字の特別なデザイン)も含まない。標準文字を採用した商標は文字自体を保護するものであり、如何なる特定の字体、字形、文字サイズ、文字色にも限定しない。

特殊形式図面には図形部分、又はアルファベット/数字の特別なデザインを入れることができる。

その他、出願人は通常、白黒形式でUSPTOに商標の図面を提出することを考えてもよい。白黒形式による商標の出願人は実際に商標を使用する際に何色にでも色付けできる。

 

(四)「商品・役務項目」について

原則として、アメリカで商標登録出願をする際、出願人は汎用の商業用語を用いて、出願された商標の指定する商品・役務の項目についてできるだけ明確且つ具体的に記述しなければならない。

比較的穏当なやり方は、USPTOが公表している「受理可能な商品及び役務の特定に関するマニュアル(Acceptable Identification of Goods and Services Manual、略称『ID Manual) 」で検索する方法である。ID ManualUSPTOが提供しているオンライン検索用のデータベースで、URLhttp://tess2.uspto.gov/netahtml/tidm.htmlとなっている。

一点注意しなければならないのは、アメリカは「ニース協定」の加盟国ではあるが、「ニース協定」と比べて、USPTOの商品・役務項目に対する条件は往々にして更に細分化されている。この点では、USPTOと中国商標局のやり方の違いは明らかである。例えば、第25類の「服装」商品はニース協定でも中国商標局が発表した「類似商品・役務区分表」でも標準項目となっている一方、当該商品の記述はUSPTOにとっては上位に来過ぎており、大まか過ぎて、認められないものである。ID Manualによると、第25類の「服装」商品についての具体的な記述は「Clothing, namely, {indicate specific item e.g. shirts, pants, skirts, etc.}」又はその他同等形式のものしか認めない。

この他、出願人がTEAS Plusを通じて出願する場合、自ら考えて書いた商品・役務項目は使用することができず、ID Manualにある既存の受理可能な商品・役務項目の中から選択しなければならない。出願人がTEAS RF又はTEAS Regularを利用する場合は、このような制限はない。

現在、中国の出願人が割と便利に行えるのは、直接、中国商標局が発表した「類似商品・役務区分表」の標準項目でUSPTOに提出するという方法である。これらの商品・役務項目がUSPTOの認める標準項目でない恐れはあるが、その場合、USPTOは通常審査後に拒絶理由通知を発行するので、中国の出願人はUSPTOが拒絶理由通知に記載した具体的な修正意見に基づいて商品・役務項目を修正することができる。このような修正はUSPTOの正式な意見を基に行われたものであるため、最終的には比較的容易にUSPTOに認められる。

説明しなければならないのは、アメリカは先使用商標の保護原則を採用しており、アメリカでは、商標権は本質的に登録ではなく使用によって生じるものである。商標が登録されていない場合、商標使用者は商標の商業的使用のみにより、保護を受けられる一般の法律上の商標権を得ることができる。その他、商標登録の有効性は当該商標が実際に商業的に使用されているかどうかに大きく依存しているため、筆者は、実際に製造・販売している商品又は実際に提供している役務の範囲内で商品・役務の項目を指定することを商標出願人に提案する。指定される商品・役務の項目が多ければ多いほど商標の保護範囲が広くなるとの思惑から、実際には製造・販売していない商品や提供していない役務を選択することは避けた方が良い。そのようなやり方により、商標登録が全ての指定商品・役務の項目で取り消されてしまうという事態を招く恐れがあるからである。

 

(五)「出願の基礎」について

USPTOに商標登録出願をする際、出願の基礎を指定しなければならない。出願の基礎には「取引上の使用」(use-in-commerce)に基づく出願と「使用の意思」(intent-to-use)に基づく出願がある。当然ながら、出願人は関連の国際協定に基づき「外国商標出願・登録」(foreign application/registration)をもとに、又はマドリッド国際商標登録出願の手続に従って、アメリカの商標登録に出願することができる。

出願の基礎ごとに、出願人は異なる法定要件を満たさなければならない。具体的には以下の通りである。


1)「取引上の使用」に基づく出願

出願人が指定した商品・役務の全てにおいて、出願した商標をアメリカで既に商業的に使用している場合にのみ、「取引上の使用」に基づいてアメリカ商標登録出願をすることができる。アメリカでの実際の使用という要件を満たすために、出願人はアメリカの2つ以上の州の間で、又はアメリカと外国との間の商業的活動において、出願した商標を商品の販売や輸送、又は役務の提供で実際に使用していなければならない。

実際の使用を証明するために、出願人は「場所を問わず商標が初めて使用された日」と「商標が初めて商業的に使用された日」、及び商標が実際に使用されている様態を提出しなければならない。

「場所を問わず商標が初めて使用された日」とは、出願された商標が世界のいずれかの場所で最初に使用された日を指し、「商標が初めて商業的に使用された日」とは、出願された商標がアメリカの2つ以上の州の間、又はアメリカと外国との間の商業的活動において最初に使用された日を指す。また、「場所を問わず商標が初めて使用された日」は「商標が初めて商業的に使用された日」より遅い日付であってはならない。


2)「使用の意思」に基づく出願

出願人が指定した商品・役務の全てにおいて、出願した商標を実際にはアメリカで商業的に使用していないが、将来的に出願した商標を使用するとする誠実な意思(a bona fide intent to use the mark)を有している場合、「使用の意思」に基づいてアメリカの商標登録に出願をすることができる。

一点説明したいのは、「使用の意思」に基づく出願は商標の実際の使用様態の提出義務を免除するものではなく、出願の際にはUSPTOに前記の商標の実際の使用様態を提出しなくても良いというだけである。出願人が「取引上の使用」と「使用の意思」のいずれを採択しても、商標が最終的に登録承認される前に、出願人は既に指定した商品・役務項目の全てにおいて、出願した商標を商業的に使用しているという声明を出し、且つUSPTOに商標が実際に使用されている様態を提出しなければならない。

 

(六)商標の使用証明」について

商標の使用証明は商標の図面とは異なるものである。商標の図面は商標標識自体のみを示すが、商標の使用証明は商品・役務において実際に使用されている様態を示す。言い換えれば、商標の使用証明が示すのは、商標と商品・役務の実際の商業的活動における一種の結合状態である。

商品の商標の使用証明には通常、商標のついた商品の写真、商品ラベルの写真、商品パッケージの写真などが含まれ、一般的には、領収書、船荷証券、注文書、カタログ、チラシ、名刺、会社名付きの便箋などは商品の使用証明に用いることはできない。

役務商標の使用証明には通常、役務カタログの写真、役務実施地にある看板の写真、広告写真、ホームページ/画面の写真、名刺の写真などが含まれ、一般的には、広告配布者が発行した広告掲載証明書、役務に関するマスコミの文章などは役務商標の使用証明に用いることはできない。

 

三、商標登録の審査、公告及び承認について

USPTOは登録出願を受理してから、一般的には3ヶ月後に出願された商標が「連邦商標法」に適合するかどうかについて審査を開始することとなっている。

審査の結果、拒絶理由が見つかった場合、USPTOは拒絶理由通知を発行する。出願人は原則として拒絶理由通知を受領後6ヶ月以内に応答しなければならない。拒絶理由がなかった場合、又はUSPTOから指摘された拒絶理由が解消できた場合、出願された商標は「官報」(Official Gazette)に掲載される。30日間の公告期間のあいだは、如何なる公衆でも当該商標に対して異議を申し立てることができる。異議申立手続は商標審判部(Trademark Trial and Appeal Board、略称「TTAB」)が審判を行う。

誰からも異議申立がなかった場合、又は出願人が異議を克服した(即ち、異議が却下された)場合、公告期間満了後の手続は出願の基礎によって異なるものとなる。

 

(一)取引上の使用」に基づく出願の後続手続

通常、USPTOは公告後3ヶ月以内に「商標登録証」を発行する。

 

(二)「使用の意思」に基づく出願の後続手続

通常、USPTOは公告後2ヶ月以内に認可通知(Notice of Allowance、略称「NOA」)を発行する。NOA発行日から6ヶ月以内に、出願人は使用陳述書(Statement  of  Use、略称「SOU」)をUSPTOに提出しなければならない。

SOUには下記の内容が含まれる。

1出願人は全ての指定商品・指定役務の項目において当該商標を商業的に使用している。

2)「場所を問わず商標が初めて使用された日」「商標が初めて商業的に使用された日」

3商標が実際に使用されている状況を示す使用証明。

4)オフィシャルフィー。

 

もしこの時点で出願人が未だ当該商標をアメリカで全ての指定商品・指定役務の項目において商業的に使用していない場合、上記6ヶ月の期限満了までにUSPTOに延長申請(Extension Request)を提出することができる。一回の申請ごとに6ヶ月の延長、最大5回までの延長が可能で、、NOAの発効日からは最長で36ヶ月になる。しかし実務においては、延長回数が多くなるにつれ、出願人の延長申請に対するUSPTOの審査も厳しくなるため、出願人は合理的な期間延長の理由、及び当該商標を実際に商業的に使用するよう努めているという声明を提出しなければならない。

出願人が提出したSOUを受領した後、USPTOは審査を行う。審査の結果、USPTOが当該SOUの承認を決定した場合、SOUの承認日から約2ヶ月以内に「商標登録証」が発行される。USPTOが拒絶理由を発見した場合は、拒絶理由通知を発行する。この他、出願人が前記の要求に従ってSOU USPTOに提出しなかった場合、商標を放棄したと見なされる。

実務において、USPTOへの商標登録出願日から起算すると、出願人は商標を実際に商業的に使用するまでに最長で約4年の猶予期間を持つ。

 

四、商標登録後の手続

アメリカの商標の有効期間は、登録日から起算して10年となる。

アメリカ連邦商標登録システムには主登録簿(Principal Register)と補助登録簿(Supplemental Register)という2つの商標登録簿がある。ほとんどの場合、アメリカ連邦商標登録は主登録簿への登録である。補助登録簿への登録は識別力は弱いが、商品・役務の出所を区別できる記述的標章(descriptive mark)に登録の可能性を与えるものである。通常、補助登録簿の商標は主登録簿の商標が修正されてできたものである。出願人が、記述性はあるが使用を通じて識別力を有するようになる商標であると考えているなら、直接補助登録簿に登録出願することが可能である。

10年の有効期間以内に、商標の登録者は以下の2つの期間内に必要な措置を取った場合に限り、アメリカの登録商標の有効性を維持できる。

 

(一)登録日から起算して5年目から6年目の間、又は前記期間満了後の6ヶ月の猶予期間内に、商標登録者はUSPTOに以下の書類を提出しなければならない。

1)提出必須の書類

書類①「連邦商標法」第8条に基づく「使用宣誓書」/「不使用宣誓書」(Declaration of Use or Excusable Nonuse under Section 8,略称Section 8 Declaration」)

商標登録者が実際には当該商標を一部の商品・役務項目にしか使用していない場合、その他の商品・役務項目は登録から削除しなければならない。また、商標登録者が過去5年間に一部の商品・役務項目に当該商標を使用していない場合は、たとえその後の5年間に使用しようとしていても、該当商品・役務項目は同じく登録から削除しなければならない。商標登録に過去5年間で実際には当該商標を使用していない商品・役務を保留しておくと、USPTOに対して詐欺を働いたと見なされ、厳重に法的責任を問われることになる。

書類②:「使用宣誓書」を提出するのと同時に、商標登録者は当該登録商標の指定した類別ごとに、商品・役務項目のいずれか1項(全てではない)につき、商標が実際に使用されている様態を提出しなければならない。

商標登録者は期日内に規定に適合するSection 8 DeclarationUSPTOに提出しなければならない。さもないと商標登録は取り消されることとなる。


2選択書類 

「連邦商標法」15条の「不可争性宣誓書」(Declaration of Incontestability under Section 15、略称Section 15 Declaration」)に基づく。

まず、Section 15 Declarationは主登録簿に登録した商標のみに適用する。言い換えれば、主登録簿に登録した商標のみが不可争性を取得でき、補助登録簿の商標は不可争性を取得できない。

次に、次の条件を満たす場合、登録商標の不可争性を取得するために、商標登録者はUSPTOSection 15 Declarationを提出することが可能である。

  登録から5年間アメリカで当該登録商標を商業的に継続使用した。

  商標登録者は商標が有する所有権及び登録権に関する不利な最終裁決を受けたことがない。

  当該商標の権利に関し、USPTOまたは裁判所で、未結審の裁判を行っていない。

その他、Section 15 Declarationを提出するのと同時に、商標登録者はUSPTO5年間継続使用している事実を証明する証拠を提出する必要はなく、当該事実の真実性を宣誓するだけでよい。

不可争性の取得は、当該登録商標の権利帰属及び有効性を確実に証明するものである。通常、第三者は幾つかの特定の理由(先使用、先行権、または当該登録商標が識別力に欠けるという理由によるものではないもの)のみをもとに、不可争性を取得した登録商標の取消をTTABに申請することができる。

 

(二)登録日から起算して9年目から10年目の間、又は前記期間満了後の6ヶ月の猶予期間内に、商標登録者はUSPTOに以下の書類を提出しなければならない。

書類「連邦商標法」第8条及び第9条の合併に基づく「使用宣誓書」/「不使用宣誓書」及び「更新出願」(Combined Declaration of Use or Excusable Nonuse and Application for Renewal under Sections 8 & 9、略称Combined Sections 8 & 9」) 

書類②:「使用宣誓書」を提出するのと同時に、商標登録者は当該登録商標の指定した類別ごとに、商品役務項目のいずれか1項(全てではない)につき、商標が実際に使用されている様態を提出しなければならない。

商標登録者は期日に規定に適合するCombined Sections 8 & 9USPTOに提出しなければならない。さもないと商標登録は取り消される、及び/または、期限切れによる失効を招くこととなる。


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